為自用目的制作招牌是否侵犯外觀設計專利權

 為自用目的制作招牌是否侵犯外觀設計專利權
——評王征宇訴武漢市小山城餐飲有限公司侵犯外觀設計專利權糾紛案

案號：
（2012）鄂武漢中知初字第2173號
（2013）鄂民三終字第145號
【裁判要旨】
店面招牌屬于經營者的營業標識而非屬于工業生產的產品，為避免商標權和外觀設計專利權的沖突，對有關店面招牌的設計不宜授予外觀設計專利權。但在該招牌設計已獲專利授權并被宣告無效之前，其他經營者未經許可制作并使用招牌仍構成專利侵權，應承擔停止制作、銷毀侵權招牌并賠償經濟損失的責任。
【案情介紹】
原告王征宇系餐飲行業從業者，在武漢等地開設有多個名為“東北人烤肉”的餐飲店。2009年8月24日，其提出1件有關店面招牌的外觀設計專利申請，并于2010年10月6日獲得授權（專利號ZL200930205735.8）。該招牌設計整體呈長方形，中間自左向右橫向排列“東北人烤肉”五個行楷字，其中“東北人”三個字為白色，“烤肉”兩個字為紅色，“東北”和“烤肉”兩個字的大小相當，中間的“人”字字體稍大；招牌的邊框為紅色，底色為黑色。被告武漢市小山城餐飲有限公司（下稱小山城公司）也從事餐飲服務，該公司位于武漢市江漢區武商路的店面于2011年8月開始裝修，裝修后的店面門頭安裝有“東北人烤肉”的招牌。該招牌與王征宇獲得專利授權的設計相比，該招牌除將“東北”兩個字變為紅色，招牌底色變為咖啡色外，其他的設計特征基本相同。
王征宇認為，小山城公司在未經授權的情況下，制作、使用“東北人烤肉”的店面招牌經營烤肉，給其造成了極大的經濟損失和聲譽影響，請求法院判令小山城公司：1、立即拆除“東北人烤肉”店面招牌，不得再使用與授權設計相同或近似的店面招牌，并賠禮道歉，消除影響，恢復名譽；2、賠償經濟損失10萬元；3、承擔訴訟費、公證費、律師費等維權費用。
武漢市中級人民法院一審認為：從整體視覺效果上判斷，小山城公司制作使用的招牌與王征宇獲得授權的外觀設計無實質性差異，落入涉案專利權保護范圍。但在進行專利侵權判定時，還需結合侵權行為人實施專利的目的來進行判斷。小山城公司并非專門生產制作招牌的企業，其制作招牌系以自用為目的，明顯不具有營利性。同時，外觀設計專利權在性質上屬于創新成果類型的知識產權，而非識別標記類型的知識產權，是否導致相關消費者對產品或服務的來源產生混淆和誤認不屬于判定外觀設計專利侵權時應予考慮的因素。小山城公司制作、使用“東北人烤肉”招牌并未違反專利法的規定，不構成專利侵權。遂判決：駁回王征宇的全部訴訟請求。
一審宣判后，王征宇不服向湖北省高級人民法院提起上訴。
湖北省高院二審認為：小山城公司雖非生產制作招牌的企業，但其委托他人制作侵權的“東北人烤肉”招牌，在其與制作者之間形成委托合同關系，而委托事務造成的法律后果應由作為委托人的小山城公司承擔。雖然外觀設計專利權并不具有禁止他人使用外觀設計專利產品的效力，但并不能阻卻小山城公司委托他人制作被控侵權招牌的行為侵權的認定。而且小山城公司制作招牌的目的是為其經營中餐類制售活動服務，對小山城公司主張的并非出于生產經營目的實施專利因而不構成侵權的抗辯理由不予支持。二審法院遂改判：1、撤銷一審判決；2、小山城公司停止制作侵權招牌，并拆除店面正使用的“東北人烤肉”招牌；3、小山城公司賠償王征宇經濟損失1萬元并負擔其維權合理開支1.5萬元。
【法官評析】
在商業經營活動中，經營者將自己的名稱字號或經營服務項目制作成招牌懸掛于經營場所以招徠顧客，可謂習以為常的事情。如若該經營者欲獨占性的使用其字號或表示其經營服務項目名稱的某個文字標識，則可以向國家工商行政管理總局商標局申請商標注冊，并在取得注冊后依商標法來保護該文字標識，此亦為慣常的商業做法。但倘若該經營者就該文字標識申請注冊商標而不得時，其是否可以另辟蹊徑，將帶有自身名稱字號或經營服務項目名稱的招牌設計申請外觀設計專利，進而依專利法來獲得對該文字標識的獨占性使用權利，則頗有爭議。本案湖北省兩級法院就同一事實作出的截然相反的判決，很好的詮釋了利用外觀設計權保護店面招牌時可能引發的爭議。
一、人民法院能否因外觀設計專利權具有被宣告無效的理由而直接裁決不支持侵權指控
本案一審時，小山城公司曾抗辯王征宇所擁有的外觀設計專利權本身有嚴重瑕疵，存在被宣告無效的可能。一審法院在裁判時也注意到，招牌作為營業性標識，大多是商家自行制作的具有個性化的標識，在嚴格意義上并不屬于適宜工業化批量生產的產品范疇，對招牌設計授予專利權與專利法對外觀設計的定義不太相符。同時，修訂后的專利法第二十五條第一款第六項規定，對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計，不授予專利權。筆者認為，招牌作為經營者的營業標識而非經營者向消費者提供的產品或服務本身，同主要起標識作用的產品包裝袋、瓶貼、標貼等二維印刷品的功能相類似，同理也不應授予專利權。但在本案訴訟過程中，小山城公司卻未向國家知識產權局專利復審委員會申請宣告本案專利權無效。在此種矛盾僵局之下，考慮到現行法律并未賦予人民法院在侵權民事訴訟中對專利權的有效性進行直接評判的權利，一審法院最終還是按有效專利來繼續本案審理，二審法院對此亦持相同立場。本案兩級法院未主動以涉案專利權存在無效理由而直接裁決駁回權利人的起訴，顯然是遵循我國現行專利無效宣告審查制度的結果。但對類似于本案這樣專利權有效性明顯存在爭議的案件，人民法院如不能以專利權明顯具有宣告無效的理由而裁決駁回起訴，將導致被控侵權人有關專利授權不當的抗辯主張得不到實質性的回應，并造成被控侵權人必須另行提起無效宣告審查程序方可能擺脫侵權指控的情勢。另外，將明顯具有無效理由的專利權在宣告無效之前視作有效專利權并依此進行裁判，雖不違背現行法律的規定，但倘若該專利權最終因被控侵權人提出的抗辯理由而被宣告無效，反過來還是會影響侵權民事裁判結果的權威性。為此，最高人民法院最近在《中國法院知識產權司法保護政策（討論稿）》中也提出，對明顯具有無效或者可撤銷理由的知識產權，權利人指控他人侵權的，可以考慮嘗試根據具體案情直接裁決不予支持，無需等待行政程序的結果。而本案受訴法院未以涉案專利明顯存在無效理由而裁決駁回起訴，在保證裁判前提穩妥性的同時卻可能錯失了一次嘗試探索的機會。
二、被控侵權人出于自用目的而制作外觀設計專利產品是否屬于“為生產經營目的”實施專利
按照專利法第十一條第二款的規定，外觀設計專利權被授予后，任何單位和個人未經專利權人許可，都不得為生產經營目的制造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設計專利產品。但對出于自用目的制造獲得外觀設計專利授權的產品是否構成侵權，則有不同的看法。有觀點認為，只有在行為人往復性的制造、銷售外觀設計專利產品并意圖通過該制造、銷售行為直接獲取利益時，才能認為屬于為生產經營目的實施專利；如行為人僅供本單位或個人自行使用而非對外銷售之目的，即使未經專利權人的許可實施專利，也不能認定為專利侵權行為。另一種觀點則認為，為生產經營目的實施專利不能僅限定于通過制造、銷售專利產品而謀利的行為，只要行為人未經專利權人許可實施了制造專利產品的行為，不論其是出于對外出售專利產品獲利的目的還是出于自用的目的，均構成侵權。對此，最高人民法院2003年發布的《關于審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定》（會議討論稿）第二十六條曾規定，專利法第十一條所稱“為生產經營目的”，是指為工農業生產或者商業經營等目的，不限于以營利為目的，但不包括個人使用或者消費目的。該條規定雖最終未納入司法解釋出臺，但其從正反兩個角度對“為生產經營目的”的含義進行了界定，在實踐中可以參考適用。參照該條之規定，即便被控侵權人日常的經營行為并非制造專利產品，也不論該行為人制造該專利產品是否有獲利之意圖，只要其實施了制造行為，即可構成專利侵權；除非該行為人是個人，并且其制造專利產品的目的是供個人使用或者消費。一審法院認定小山城公司的行為不構成侵權，實際上將專利法第十一條第二款中“為生產經營目的”制造外觀設計專利產品的行為作了限縮性的理解，即將該行為限定于制造外觀設計專利產品并通過銷售該產品獲利的范圍之內，而排除了經營者制造外觀設計專利產品并通過商業性使用該產品謀利的行為。在認定涉案專利權有效的前提下，一審法院基于上述理解作出的不侵權認定，雖然彌補了不能以涉案專利權存在無效理由而直接駁回權利人起訴的缺憾，但卻有不當限縮專利侵權行為范圍之嫌。相較之下，二審法院對“為生產經營目的”的理解與上述第二十六條規定的內容相同，其有關小山城公司制作招牌構成侵權的判定更能順應司法裁判對形式正義的要求。
三、人民法院能否判令侵權人拆除或銷毀正在使用的侵害外觀設計專利權的產品
從侵權責任承擔方式上分析，二審法院判令小山城公司承擔停止制作侵權招牌、賠償經濟損失的侵權責任，形式上是符合事實認定與責任承擔的邏輯順承關系的；但判令小山城公司拆除店面正使用的“東北人烤肉”招牌，則不僅存在侵權責任承擔方式超越裁判所認定的侵權行為類型之潛在矛盾，還面臨缺乏裁判依據的窘境。按照專利法第十一條第二款的規定，未經許可制造專利產品可以構成專利侵權，而使用外觀設計專利產品則并不構成侵權。小山城公司將制作完成的招牌懸掛于店面門頭招徠顧客，從行為屬性上分析屬于使用外觀設計專利產品的行為，二審判決要求小山城公司拆除店面正使用的“東北人烤肉”招牌，不僅與使用外觀設計專利產品不侵權的立法規定相悖，在客觀上還賦予了外觀設計專利區分產品或服務來源的效果，擴大了專利權所保護的客體。當然，如不判決小山城公司拆除店面正使用的“東北人烤肉”招牌，可能導致專利權人提起本案侵權訴訟的主要目的落空。但導致此種矛盾的癥結在于專利權人自己帶有投機取巧性質的專利申請行為等因素。人民法院不宜突破專利法的規定而判令侵權人拆除或銷毀正在使用的侵害外觀設計專利權的產品。
因此，從司法審判角度來說，對有關店面招牌的外觀設計不宜授予專利權，這不僅與專利法促進產品本身外觀的創新水平之立法精神相悖，還會增大外觀設計專利權與商標專用權相沖突的情形，在一定程度上也加大了司法裁判的難度。筆者建議，當權利人因他人未經許可使用相同招牌而提起侵權訴訟時，應引導權利人依循商標侵權或反不正當競爭等途徑來捍衛自身的合法權益。
（來源：武漢市中級人民法院）